Anche una sola lettera indica il marchio forte

Con sentenza del 10 dicembre 2020, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha riconosciuto i diritti di esclusiva di una nota catena di alberghi di lusso sull'uso della lettera dell’alfabeto “W”, registrata come marchio di impresa.

Secondo i Tribunale le lettere dell’alfabeto possono costituire un valido marchio a prescindere da un’eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita: le lettere dell’alfabeto possono quindi essere considerate marchi “forti” la cui tutela si estende a tutte le variazioni che mantengono un’identità sostanziale del “cuore” del marchio.

I diritti di esclusiva sulla “W”
Il Tribunale di Roma è stato chiamato dalla Starwood Hotels Resorts Worldwide, Inc. a pronunciarsi in merito alla nullità del marchio “la Bottega W”, in ragione dell’uso nello stesso della lettera dell’alfabeto “W”, che contraddistingueva un’intera famiglia di marchi anteriori di cui Starwood era titolare.

Il ricorrente ha, inoltre, richiesto al Tribunale di accertare la responsabilità per contraffazione dei propri marchi da parte della società convenuta, che usava il marchio contestato per pubblicizzare la propria attività di vendita di vini e per contraddistinguere alcune bottiglie di liquori.

Il Tribunale si è, innanzitutto, espresso circa la domanda di nullità per difetto di novità (ai sensi degli articoli 25.1 lettera a) e 12 lettera d ed e) del Codice della proprietà industriale).

Una volta accertata l’anteriorità della famiglia di marchi della catena alberghiera tutti costituiti dalla lettera “W”, il Tribunale di Roma ha confermato che le lettere dell’alfabeto possono essere validamente registrate come marchi purché dotate di idonea capacità distintiva, anche a prescindere dalla loro caratterizzazione grafica. Infatti, un’eventuale specifica caratterizzazione grafica conferirebbe alle lettere dell’alfabeto solo l’ulteriore – e non richiesto – “carattere di creatività”.

Ponendo, dunque, i marchi in questione a confronto, il Tribunale ha stabilito che:

i marchi della società ricorrente (tutti costituiti dalla lettera “W”) avessero una «accentuata» capacità evocativa, e che – vista la mancanza di qualsiasi collegamento tra la lettera “W” e i prodotti/servizi della catena alberghiera – gli stessi dovessero persino considerarsi marchi “forti” (per cui devono ritenersi confondibili con essi anche marchi che presentano somiglianze non particolarmente stringenti);

il nucleo caratteristico dei marchi “W” dell’attrice fosse proprio la lettera “W”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso ritenendo sussistente la confondibilità del marchio “La Bottega W” con la famiglia di marchi “W” della ricortrente.

Questo perché, secondo i giudici romani, l’elemento distintivo di assoluto rilievo del marchio della convenuta era appunto la lettera “W”, risultando del tutto marginale il segno “la Bottega” – generica e descrittiva, e, anzi, idonea ad accrescere il rischio di confusione inducendo il consumatore a ritenere che si trattasse di una variante dei marchi dell’attrice.

Accertata la somiglianza tra i marchi, e rilevata l’identità tra i prodotti e i servizi contraddistinti, il Tribunale ha concluso per la nullità del marchio posteriore “la Bottega W” e la contraffazione per l’uso di tale marchio da parte della società chiamata in giudizio.

Le singole lettere
La decisione del Tribunale di Roma si pone in linea di continuità rispetto all’orientamento giurisprudenziale – sia nazionale, sia europeo – secondo cui le lettere dell’alfabeto non necessitano di “artifici” grafici per poter svolgere una funzione distintiva (in questo senso Corte di giustizia dell’Unione europea C-265/09; Cassazione 25 giugno 2007; Tribunale di Milano, 31 marzo 2010; Tribunale di Napoli, 23 aprile 2009).

L’elemento di novità della decisione in commento risiede nel fatto che i giudici hanno evidenziato che le lettere dell’alfabeto possono, addirittura, essere considerate marchi cosiddetti forti, la cui tutela si estende a tutte le variazioni – ancorché rilevanti ed originali – che lascino sussistere un’identità sostanziale del “cuore” del marchio (e cioè la lettera dell’alfabeto).

La giurisprudenza, soprattutto comunitaria, ha in più occasioni accordato tutela a marchi che – al pari delle lettere dell’alfabeto – richiedono all’interprete un’analisi più approfondita sulla natura distintiva (o meno) dei medesimi. È questo il caso dei marchi non convenzionali tra i quali rientrano i marchi costituiti dai numeri, i marchi di colore, i marchi di posizione e i marchi relativi al layout di un negozio (si veda il grafico a destra).

I segni non convenzionali
Colori
Un semplice colore, senza limiti spaziali, può avere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo, purché possa essere oggetto di una rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, costante e oggettiva. La determinazione del colore deve avvenire per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto
Corte di giustizia dell’Unione europea - C-104/01, caso Liberte

Numeri
Possono essere registrati e usati come marchi segni costituiti esclusivamente da cifre (anche senza una peculiare caratterizzazione grafica) a condizione che il segno in questione non consista in una indicazione descrittiva o generica del prodotto che è oggetto della domanda di registrazione
Corte di giustizia dell’Unione europea - C-51/10, caso “1000”

Layout
La rappresentazione attraverso un layout, ossia con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per i servizi consistenti nelle prestazioni che sono correlate a detti prodotti
Corte di giustizia dell’Unione europea - C-421/13, caso Apple

Posizione
Nei cosiddetti marchi “di posizione” ciò che viene tutelato non è il singolo segno denominativo, il motivo grafico oppure la forma stessa del prodotto, bensì la modalità specifica di posizionamento del segno – che deve avere dimensioni invariabili – su un punto esatto di un determinato supporto
Tribunale di primo grado dell’Unione europea - T-145/14, caso Adidas