Brevetto scaduto, imitabili forme e colori funzionali

Anche la colorazione rientra fra le caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto che rendono impossibile invocare la tutela concorrenziale (potenzialmente priva di limiti temporali) per estendere la tutela brevettuale oltre la scadenza ventennale. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con la sentenza del 20 luglio 2021, che, relativamente a un marchio di forma, ha affrontato il tema del coordinamento tra tutela brevettuale (che ha un termine) e quella concorrenziale (per sua natura perpetua). Secondo i giudici milanesi non costituisce concorrenza sleale produrre e commercializzare un prodotto che – per tipologia, forma, colori e caratteristiche – replica l’aspetto funzionale di un identico prodotto il cui brevetto sia scaduto, a patto che l’imitazione della forma sia resa necessaria dalle esigenze tecniche del prodotto, fra le quali può rientrare anche la colorazione.

La questione prende le mosse da un giudizio relativo all’illiceità della produzione, promozione e commercializzazione di un modulo passacavi multicolor composto da una pluralità di strati sovrapposti (i cosiddetti “layers”), volti a consentire l’adattamento del modulo alla dimensione del tubo da posare (togliendo i necessari layers). Le caratteristiche funzionali di tale modulo erano, infatti, oggetto di un brevetto europeo scaduto nel 2010 e la società titolare del brevetto sosteneva che la loro ripresa costituisse atto di concorrenza sleale, nonché contraffazione di marchio (di forma) e modello. Nei fatti, provava quindi ad estendere l’ormai scaduta tutela brevettuale sul proprio prodotto, una strada tentata negli ultimi anni da diverse società, all’indomani della scadenza di un brevetto.
Ma cosa accade quando un brevetto scade?
In base all'articolo 2598 n. 1 del Codice civile, la concorrenza sleale scatta quando si usano nomi, segni distintivi (o altri mezzi) in grado di generare confusione con i prodotti altrui o si imitano servilmente i prodotti (ad esempio, la loro forma esteriore) di un concorrente.
Ebbene, il Tribunale ribadisce che il venir meno del brevetto rende lecita la riproduzione delle caratteristiche tecniche del prodotto non più tutelate. La forma è, infatti «lecitamente e pedissequamente imitabile» a patto che sia resa necessaria da esigenze tecniche (Cassazione, sentenze 13159/2004 e 8944/2020). Secondo i giudici milanesi costituisce quindi atto di concorrenza sleale solo la ripresa dei connotati formali che investono caratteristiche non essenziali alla funzione del prodotto.
Ma anche la diversa colorazione degli strati sovrapposti ( layers) dei moduli e l’uso del colore nero come elemento cromatico centrale rispondevano ad esigenze tecniche e non erano quindi elementi meramente distintivi. Il Tribunale ha quindi escluso la sussistenza di «imitazione servile» poiché l’imitazione di forma e colori riguardava solo caratteristiche tecniche-funzionali.

L’accusa di concorrenza sleale riguardava anche la promozione del prodotto. Ma, secondo il Tribunale di Milano, il venir meno del brevetto aveva reso lecito che i prodotti avessero le medesime caratteristiche tecniche di quelli non più tutelati dallo stesso: potevano quindi essere oggetto di messaggi promozionali che manifestassero, in maniera analoga,– tali caratteristiche. La promozione effettuata attraverso video e cataloghi, in modo identico a quella del prodotto il cui brevetto era scaduto non costituiva quindi concorrenza sleale, per agganciamento o appropriazione di pregi.

Il Tribunale ha escluso anche la concorrenza sleale parassitaria: scaduta la privativa brevettuale, l’invenzione è caduta in pubblico dominio. L’utilizzo da parte di altri soggetti non può quindi ingenerare responsabilità per concorrenza sleale in quanto la conformazione del nuovo manufatto risponde a caratteristiche tecniche intrinseche, non più protette dal brevetto.

LA GIURISPRUDENZA

La concorrenza sleale
Perché un' imitazione si configuri come concorrenza sleale la riproduzione non si deve limitare ai profili necessari per la funzionalità del prodotto ma deve riguardare le forme del prodotto altrui relative alle caratteristiche esteriori, dotate di efficacia individualizzante e distintiva e quindi idonee a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che la ripetizione .
Cassazione, sentenza 14 maggio 2020

La funzionalità
Sono liberamente imitabili le forme necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non sussista (o sia scaduto) un brevetto industriale. La riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica è un atto di concorrenza sleale solo se crea un rischio confusione sull’origine imprenditoriale.
Tribunale di Milano, sentenza del 21 marzo 2018

Il colore è elemento tecnico
L’alternanza di colori impiegata in relazione ai “layers” di un modulo passacavi, nonché l’uso del colore nero quale elemento cromatico centrale, svolge una funzione tecnica ben precisa, e, in quanto tale, è liberamente imitabile dopo la scadenza del brevetto che era stato posto a tutela di tale funzione.
Tribunale di Milano, sentenza del 20 luglio 2021